一、确定有无资格接受委托
提出专利申请时,申请人在委托书上已写明专利代理内容包含有无效程序专利代理工作的,则不存在此问题。只有在无效宣告请求时承接专利权人委托代理无效程序有关事务时,才需要确定有无资格接受委托。
鉴于专利代理条例规定同一专利代理机构不得就同一内容的专利事务同时接受有利害关系双方的委托,因而专利代理人在接受专利权人一方的委托之前应当确定所在专利代理机构有无资格接受这项委托,如果本专利代理机构已就此无效宣告请求接受了请求方的委托,就不能承担专利权人一方的专利代理工作。
如果不核实此事就接受专利代理工作,则专利复审委员会将会发出通知书,要求在通知书指定的期限内变更委托,逾期未变更,则视为未委托代理。无论是变更委托或者被视为未委托代理,都会对专利权人带来不利影响;作为专利代理机构自身来说既作了无用功,又影响了声誉。出现这类情况的案件虽然不多,但在实践中也确实存在过,例如无效宣告请求审查决定第250号所涉及的无效案中,由于专利权人一方在无效程序中委托的专利代理机构与请求方委托的是同一专利代理机关,专利复审委员会就通知专利权人一方更换专利代理机构。
二、阅读和分析无效宣告请求书以及所附的证据
专利权人一方的专利代理人在收到无效宣告请求书时,首先应当阅读无效宣告请求书,结合其所附的证据分析无效宣告请求理由是否成立。在阅读和分析无效宣告请求书时应当注意下述几个方面。
1. 重点放在无效宣告请求的理由和所附的证据上
合议组合议审查时主要根据请求人提出的事实和证据来判断无效宣告请求的理由是否成立,在此基础上作出无效宣告请求的审查决定,因此需要仔细分析请求人提出的无效宣告请求的理由以及提供的事实和证据。
首先分析请求人所提出的无效宣告请求的理由是否属于专利法实施细则第六十四条第二款所规定的理由。对于该条款所规定的理由应认真对待,据理反驳;而对于不属于该条款规定的理由不必花费太多的精力,仅在答辩中指出这不属于无效宣告请求的理由即可。例如在一件无效宣告请求案中(见无效宣告请求审查决定第181号),请求人以专利权人未在专利产品上标明专利号作为无效宣告请求理由之一,则专利权人在答辩时只需指出,不符合专利法第十五条的规定并不属于专利法实施细则第六十四条第二款规定的无效宣告请求的理由。
在这方面需要作出说明的是,对于请求人以该专利不应享有优先权和缺乏创造性为理由请求宣告该专利无效时,不可简单地认为优先权不合法不能作为无效宣告请求的理由以及所提供的证据介于申请日与优先权日之间公开不能作为否定该专利创造性的现有技术而得出该无效宣告请求不能成功的结论。正如在本章第二节之三中所指出的那样,当请求人找到一件或几件在申请日与优先权日之间公开的对比文件、且又有足够的证据证明该专利不能享受优先权时,这些文件就可用来作为判断该专利新颖性或创造性的对比文件,一旦这些文件自身或与其他申请日前公开的对比文件结合起来能否定该专利的新颖性或创造性,则就允许请求人将两者结合起来作为支持该专利不具备新颖性或创造性这个专利法实施细则第六十四条第二款所列出的无效宣告请求理由的证据。
接着分析请求人提供的事实和证据的真实可靠性。根据实践经验来看,专利权人可以对请求人提供的事实和证据提出怀疑,但是必须有根据地指出疑点,否则不能否定该证据的真实性。因而,专利权人一方的代理人应当帮助专利权人分析这些证据中有无漏洞,及时向合议组指出。现举两例,其一是请求人提供的两张销售发票的销售日期与发票号出现矛盾;其二是请求方提出的1986年签订的协议书所用的纸张是1989年印刷出来的。在这两件无效宣告请求案中,专利权人指出的疑点均得到了合议组的认可。
最后再分析这些证据是否支持无效宣告请求的理由。例如,申请日前向国家知识产权局专利局提出申请、申请日后公开的专利申请文件或专利文件只可用来否定新颖性,不支持专利不具备创造性这个无效宣告请求的理由。又如,除出版物以外的公知公用情况缺少证明其为何时、何地、何人、以何方式、公开何物中任何一项内容,因而未构成一个完整的证明体系,尚不足以支持无效宣告请求的理由,或者内部的计划任务书、设计图纸不是公开出版物,也不是非特定公众所能获知其内容的资料,仅以此证据不能支持该专利不具备新颖性或创造性的理由。
2. 需要考虑合议组可能持有的观点
有些无效宣告请求案,请求方提供了十分有力的证据,但由于其不十分精通专利知识,请求书中具体论述理由时未谈到关键之处,甚至还出现错误的观点。此时,仅仅针对请求方的错误观点进行反驳是不够的,必须考虑合议组如何分析研究这些事实和证据,因为合议组将根据这些事实和证据来作出是否维持专利权有效,而不会仅仅因为请求方具体论述理由不当而维持专利权有效。例如请求人以一篇他人在申请人前申请、申请日后授权公告的外观设计专利为证据、以该外观设计专利不符合专利法第二十三条为理由请求宣告该专利权无效时,则专利权人一方不能简单地以此证据不支持该无效宣告请求的理由就认为肯定胜诉。的确,外观设计专利与发明和实用新型专利不一样,申请日前申请、申请日后公告的专利文件不能作为否定其不相同和不相近似的现有设计,但该证据可成为该专利不符合专利法第九条和专利法实施细则第十三条第一款的依据,因而专利复审委员会仍有可能以此为依据,而作出宣告专利权无效的审查决定。在这种情况下,仍应当将主要精力放在争辩该外观设计专利与他人在先申请的外观设计专利既不相同又不相近似上,只有说服合议组接受该两专利既不相同、又不相近似的观点后,该专利权才能得到维持。
审查指南第四部分第三章第4.1节中明确了专利复审委员会合议组按照依职权调查原则可以进行下述工作:请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应时,可以告知请求人有关法律规定的意义,并允许其变更为相应的无效宣告理由;专利权存在请求人未提及的缺陷而导致合议组无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的情况下,可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相应的无效宣告理由并进行审查;可以依职权认定技术手段是否为公知常识,并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据等。因此,作为专利权人一方的专利代理人在阅读分析请求书时不应局限在请求人的思路上,需考虑合议组可能持有的观点,只有这样才可能与专利权人一起商定出正确的应对策略。
3. 具体分析时应当以专利法及其实施细则作为立论的依据
审查指南第四部分第一章第2节中明确了专利复审委员会的审查原则,其中第一个原则为合法原则,即依法行政是其最基本的审查原则。绝大多数专利权人对的专利法及其实施细则并不熟悉,因而作为专利权人一方的专利代理人必须牢牢把住这一点,应当帮助专利权人从法律法规的角度来考虑问题。例如,对于一件由他人申请并授权公告的中国专利判断其在专利申请期间所作出的超出原申请文件记载的中间修改文本内容可否用来否定在后专利的新颖性和创造性时,就必须严格按照专利法及其实施细则的规定来分析。前面已经指出过,若他人在先专利的公布日或公告日早于在后专利的申请日,即使其中间修改文件因修改超范围而未公开过,但根据专利法实施细则第一百一十七条第一款的规定,由于其在公布或公告后允许任何人去查阅专利申请案卷,从而成为公众可获知的内容,因而可以成为否定该在后专利新颖性和创造性的证据。但是,如果他人在先专利的公布日或公告日晚于该在后专利的申请日,则只有原申请文件才能构成在后专利的抵触申请,破坏在后专利的新颖性,因此这些超出原申请文件记载范围的中间修改文件不能作为否定在后专利新颖性的证据,当然就更不能作为否定在后专利创造性的证据了。又如由于我国专利法及其实施细则的实施范围仅限于国内大陆,不包括香港、澳门和台湾,因而专利法及其实施细则中的规定的国内至少在现阶段也不包括香港、澳门和台湾。这样一来,专利法第二十二条中涉及的国内公开使用或以其它方式为公众所知的现有技术中自然就不包括在香港、澳门和台湾除出版物以外的公知公用证据。
总之,只有正确把握法律、法规条款的含义,才有可能得出正确的分析结果,也才能制定正确的应对策略。
三 与委托人研究应对策略
无效宣告请求审查决定的结论分为维持专利权、部分维持专利权和全部无效三种。专利权人一方的专利代理人在阅读了请求书以及对无效宣告请求的理由和证据进行分析后,应当对该专利在无效宣告程序的前景作一初步判断,在此基础上与专利权人分析该专利被宣告无效的可能性有多大,以便确定答辩时的应对策略。
如果专利明显丧失新颖性,例如请求人引用的一篇申请日前已公开的出版物已披露了本发明或实用新型专利所有权利要求的技术方案,或者其所披露的一项产品的外观设计与本外观设计专利完全相同,则应当告知专利权人该专利基本没有维持的可能性,不必再花太多精力去作答辩,甚至可以放弃答辩,免作无用之功。
如果专利被无效掉可能性较大,此时可与专利权人商量要否与请求方谋求和解,例如对侵权反诉案件可以在一定条件下己方撤回侵权诉讼而对方撤回无效宣告请求。当然这仅仅在该专利尚可争取维持或部分维持专利时才有可能,如在前面所述明显会被宣告全部无效的情况,请求方是不会接受和解的,因此即使要准备与请求方和解,仍然需认真答辩,朝着维持专利或部分维持专利的方向去努力,只有这样,请求方感到宣告专利权无效尚存在一定难度时,才会接受和解。
对于发明和实用新型专利,如果通过分析认为独立权利要求缺乏新颖性或创造性或者存在其他实质性缺陷,而其从属权利要求或将几项从属权利要求合并成新的权利要求具有新颖性和创造性或者不存在上述实质性缺陷,则可以与专利权人商讨修改权利要求书,放弃那些不符合专利授权条件的权利要求,将从属权利要求、尤其是将几项从属权利要求合并改写成一项新的独立权利要求,在此基础上再进行答辩。
如果认为请求方提供的证据不足以宣告专利权无效的话,可以不对专利文件进行修改,此时应当认真作好答辩,写出有说服力的意见陈述书。
四、修改专利文件
按照专利法实施细则第六十八条的规定,在无效宣告请求的审查过程中,允许专利权人对发明或者实用新型专利的专利文件作出修改,而不允许对外观设计专利的专利文件作修改。因此,发明或实用新型专利的专利权人在答辩无效宣告请求书时应当考虑要否修改专利文件作出修改。
1. 无效程序中发明或者实用新型专利文件的修改应当满足的要求
专利法实施细则第六十八条第一款和第二款对无效程序中的发明或者实用新型专利文件的修改作了明确规定,该修改仅限于权利要求书,不得修改说明书及其附图。
审查指南第四部分第三章第4.6.1节还明确了权利要求书的修改原则:
(1)不得改变原权利要求的主题名称;
(2)与授权的权利要求书相比,不得扩大原专利的保护范围;
(3)不得超出原说明书和权利要求书的记载范围;
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
此外,审查指南第四部分第三章第4.6.2节进一步明确了所允许的权利要求书具体修改方式:权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中删除某项或某些项权利要求,是将整项权利要求删除;而技术方案的删除是从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删去一种或一种以上技术方案,而至少保留其中一种技术方案。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并,此时将所合并的权利要求的技术特征组合在一起、形成新的权利要求,但这种权利要求合并方式的修改必须满足三点:其一,该新的权利要求的技术方案应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征;其二,该新的技术方案在原说明书中有记载;其三,必须在对独立权利要求进行修改时才允许将其从属权利要求进行合并式修改。而且需要强调的是,审查指南第四部分第三章第4.6.3节对合并方式的修改作了限制性规定,即权利要求合并的修改方式仅允许在答复无效宣告请求书时、或者在针对专利复审委员会转送来的请求人增加的无效宣告理由或补充的证据陈述意见时,或者在针对专利复审委员会引入请求人未提及的理由或证据陈述意见时采用,在这些答复期限届满后只允许以删除方式修改权利要求。
2. 修改专利文件时应当考虑的问题
修改专利文件通常将会导致权利要求保护范围的缩小,因此修改专利文件时应当有个合适的尺度。如果过于缩小保护范围,势必会妨碍专利权人的利益,相反如果坚持不修改权利要求书就存在着该专利被宣告全部无效的可能,因而专利权人一方的专利代理人一定要与专利权人很好地权衡利弊得失,寻求一个对专利权人比较有利的专利文件修改方案。这对于侵权反诉的无效宣告请求案更为重要。
在无效宣告请求审查程序中,专利文件的修改总体可以采用这样的原则,即删去授权公告权利要求书中明显不具备授权条件的权利要求,而将那些尚有可能争取到的最宽保护范围的权利要求改写成新的独立权利要求(包括前面所提到的按权利要求合并方式改写成新的独立权利要求),在这一基础上再以权利要求合并方式补充几项比较有把握符合授权条件和符合无效宣告程序中专利文件修改要求的从属权利要求。这样一来,即使新修改的独立权利要求仍然不满足授权条件而被宣告无效,而其另几项从属权利要求仍然有可能被维持专利权。
允许采用上述修改方式的原因在于无效宣告请求审查决定与驳回决定、复审决定不一样:对驳回决定来说,如果有一项权利要求(不论其是独立权利要求还是从属权利要求)存在着专利法及其实施细则中规定的实体性缺陷,而申请人又坚持不修改,就可以对专利申请作出驳回决定;对复审决定来说,只要原驳回决定中驳回理由所涉及的实质缺陷未被克服,则可以作出维持原驳回决定的复审决定;而无效宣告请求审查决定可以宣告专利权部分无效,即在无效宣告请求审查决定中要对权利要求书(包括修改时提交的权利要求书)中双方有争议的每项权利要求给出是维持有效还是宣告其无效的结论,因而可以在审查决定中宣告该权利要求书中的部分权利要求无效,而另一些权利要求维持有效。