一、原告方专利代理人起诉前的准备工作

　　侵权诉讼程序以原告方向人民法院提出侵权诉讼请求而启动。由于侵权诉讼要花费不少人力和财力，因此作为原告方的专利代理人应当在向人民法院起诉前认真帮助原告分析案情，判断是否有必要向法院提出侵权诉讼请求。

　　从被委托办理专利侵权诉讼事宜起到为委托人提出侵权诉讼请求的诉前准备期间，原告方专利代理人需要做不少工作，其中包括：核实委托人的资格、判断专利权的稳定性、侵权证据的收集、侵权判定的分析、与委托人确定侵权诉讼策略、撰写起诉状和提出专利侵权诉讼请求。现对所列各项工作逐一作出简要说明。

　　核实委托人的资格

　　专利法第五十七条第一款的规定，对于专利侵权行为，只有专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。因此专利代理人在接受原告的委托时，应当首先核对委托人是否有权提出诉讼请求。

　　专利权人是指依法获得专利权的个人、法人或者其他民事主体。其可以是国家知识产权局授予该专利时的专利权人，也可以是该项专利在授权后通过转让、继承等方式获得专利权的人。因而，无论是授权时的专利权人，还是该专利权的被转让人或继承人均有资格提出专利侵权诉讼。

　　利害关系人是指除专利权人外，专利权被侵犯时对其有利害关系的人，即专利实施合同的被许可人。就专利侵权诉讼而言，对三类不同的专利实施许可合同的被许可人作为原告的要求是不同的：独占实施许可合同的被许可人可以单独提出专利侵权诉讼；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不起诉情况下可单独起诉；而普通实施许可合同的被许可人除在许可合同中另有约定外只能与专利权人一起作为共同原告起诉。因而，对于独占实施合同的被许可人委托专利代理机构办理有关专利侵权诉讼事务时，可认为其有资格起诉；对于排他实施合同的被许可人前来委托时，应要求其提供专利权人不起诉的有关证明材料；对于普通实施许可合同的被许可人前来委托，应当要求其提供许可合同、且在该许可合同中记载了可由被许可人单独提出专利侵权诉讼的内容；否则，在后两种情况均应告知委托人，请其与专利权人共同提出专利侵权诉讼，如缺少有关证明材料或有关许可合同文件而单独提出专利侵权诉讼，法院就会因原告主体不符合要求而不予立案。

　　第五十七条 未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

　　专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明；涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

　　2. 判断专利权的稳定性

　　一项专利权被侵犯的条件是该专利权必须有效，如果一项专利权不复存在，例如原取得的专利权被放弃或被宣告无效，就不再存在侵权问题了。专利法第四十五条规定了任何单位或个人可以在该专利授权后提出无效宣告请求，有的专利经过无效宣告请求的审查可能被宣告无效，因此被控侵权的一方多半会向专利复审委员会提出无效宣告请求以摆脱侵权责任。由此可知，原告方在向法院提出专利侵权诉讼前，应进一步判断所拥有专利的法律稳定性，看看有无被宣告无效的可能。这一点对于未经过实质审查而授权的实用新型和外观设计专利尤为重要。

　　专利法第五十七条第二款和专利法实施细则第五十五条和第五十六条对实用新型专利检索报告作了明确规定，最高人民法院在“关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”中第八条第一款规定：提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门（即国家知识产权局）作出的检索报告。由此可知，原告方若准备起诉侵犯实用新型专利权，必须到国家知识产权局请求作出实用新型专利检索报告。在提出检索请求时，除提交请求国家知识产权局作出实用新型专利检索报告的请求书外，还需要提交专利说明书和专利证书的复印件。请求书中应当写明实用新型专利的法律状态，并附具有相关证明文件。需要注意的是，对于该专利有共同专利权人的，请求应当由所有专利权人共同提出或由所有专利权人委托的代表提出。

　　在起诉前，最应当帮助专利权人再进行一次专利权稳定性调查的工作。即使是已经过实质审查的发明专利和已作出检索报告的实用新型专利，也应如此。这是由于在发明的实质审查期间或对实用新型专利作出检索报告受到检索手段限制，主要仅对专利文献进行了检索，而对非专利文献的检索很不彻底，加上对国内公知公用情况未作任何调研，因而在判断专利权稳定性时，专利代理人仍应当要求委托人进行相应的补充检索和调查。

　　诉前检索和调查应当尽可能全面、充分。对发明专利和已委托国家知识产权局作过检索报告的实用新型专利来说，其重点应当放在非专利文献和国内公知公用的情况，而对外观设计专利来说，除此两方面外还应当对国内外的外观设计专利文献进行检索，但目前我国尚无一家专利机构能对外观设计文献作出比较全面的检索。据笔者了解，上海专利事务所对中国外观设计专利文献的检索相对来说比较充分，此外，国家知识产权局专利局外观设计部也已开发完成我国外观设计专利检索数据库，可通过国家知识产权局专利检索咨询中心委托国家知识产权局专利局外观设计部对我国外观设计专利进行检索。对于外国的外观设计文献，可通过美国专利与商标局的局网检索1976年以来的美国外观设计专利，通过日本特许厅的局网检索1999年以来的日本外观设计。至于对三种专利进行非专利文献的检索和国内公知公用情况的调查，除了专利代理人根据自己对本领域的了解作进一步检索外，主要应当向专利权人（包括发明人或设计人）了解非专利文献和国内公知公用情况。

　　通过检索或调研了解到申请日前公开的与本专利相关的对比文件和现有技术或现有设计后，就要着手判断专利权是否稳固。对于发明或实用新型专利，首先要判断本专利相对于所检索到的申请日前的相关文件中所披露的和了解到的申请日前公知公用的现有技术是否具备新颖性、创造性；而对于外观设计专利，首先要判断其与所检索到的申请日前相关文件中所披露的外观设计和了解到的申请日前已公知公用的外观设计相比是否相同或相近似。如果本专利相对于现有技术或现有设计其专利权不够稳固，则提出专利侵权诉讼就应当十分慎重，以免在侵权诉讼中的无效反诉程序中败诉。如果相对于现有技术或现有设计来说，根本不存在被无效掉的可能性，就可以大胆提出侵权诉讼请求。

　　除了相对于现有技术或现有设计分析专利权是否稳固外，还需要分析专利文件是否存在其他致命的规陷以及这些缺陷可否在无效程序中加以克服，这对于实用新型专利更为重要。有些专利申请人在提出专利申请时并未委托专利代理人办理专利申请手续，因此其专利申请文件的撰写可能存在着一些致命的缺陷，而实用新型专利又未经过实质审查，因而授权的专利文件也有可能仍存在一些致命的缺陷，如为防止仿造将本专利的关键内容作为技术秘密来处理，未写入说明书，从而造成说明书未充分公开本实用新型专利。如果经过分析，本专利存在着一些致命的缺陷、且在无效请求审查程序中又难以克服，则也不宜提出专利侵权诉讼请求。

　　         3   侵权证据的收集。

　　经过上述分析，确认专利权比较稳固，则在提出专利侵权诉讼前应当着手侵权证据的收集。

　　首先应当收集侵权诉讼被告实施专利侵权行为的证据。这方面的证据最重要的是物证：侵权产品或使用侵权方法直接获得的产品，这类证据对于认定被控侵权客体落入专利保护范围来说十分重要。在这里，需要说明的是，按照专利法第五十七条第二款的规定，对于涉及新产品制造方法的发明专利，举证责任倒置，由被告提供其产品制造方法来证明未采用该专利的制造方法，但即使在这种情况，也仍然需要由原告首先提交被告已生产出该产品的证据。上述物证通常可以通过正常合法的购买手续获得，而且应当对此购买的侵权产品在公证机关在场情况下进行封存，并出具公证证明材料。除物证外，另一类比较重要的证据是书证，包括侵权产品说明书、样本、销售广告、销售发票等，这类证据一部分可用于证明该被控侵权客体落入该专利保护范围，另一部分证实被告在专利权有效期内正在实施该侵权行为。此外，还可提供其他形式的证据，如录象、照片等。这些证据最好提供原件，若提供复制件则应进行公证，尤其对于其他形式的证据往往对原件也需要进行公证。对于网上销售的情况，由于网上的信息并不是永久性的，对于这种情况应当在有关公证机关在场情况下下载，并出具公证证明材料。

　　另一类重要的证据是用作确定侵权赔偿的证据。按照“最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”，专利侵权赔偿数额可以有三种计算方法：依专利权人被侵权所受到的损失来计算赔偿损失；依侵权者侵权获利来计算赔偿损失；参考专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

　　专利权人因被侵权所受到的损失，可以根据专利权人的专利产品因侵权造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算，以此方法作为侵权赔偿依据的，专利权人应当提供证明己方在侵权发生前、后销售量变化的证据。但是由于市场因素情况比较复杂，专利权人专利产品销售量的变化还会受到其他因素影响，加上可能遇到多家同时侵权，如何确定这几家各自的影响也存在一定难度，因此对于专利权人被侵权所受到的损失又有一种新的计算方法是以侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积来计算。在此时就需要提供证明被告销售侵权专利产品数量的证据以及证明己方每件专利产品合理利润的证据。显然，对于确认被告侵权专利产品数量来说，被告侵权者肯定不会配合，不会主动提供合法、齐全的财务账册和销售材料，甚至会做假账或不立账，因此专利权人在起诉专利侵权前应当通过合法手段取得被告侵权数量的证据，最好对取得的证据给予公证。

　　至于依照被告侵权所获得的利益确定赔偿数额与前面所述的第二种算法比较相近，只是作为专利权人所受损失来计算时每件专利产品的合理利润按照专利权人实际取得的利润来确定，而依照被告侵权获利来计算时每件专利产品的合理利润按照侵权人的营业利润（恶意侵权人按销售利润）来确照定。这样举证的难度就更大了，不仅要提供证明被告销售侵权专利产品数量的证据，还要提供证明其所取得营业利润或销售利润的证据，为此在确定己方专利权比较稳固、且被告必定侵权的情况下，可以提出证据保全的请求。

　　至于以参考使用许可费的合理倍数要求侵权赔偿金额时，则应当提供与其他单位签订的许可合同作为证据。

　　除了上述被告实施专利侵权行为和确定赔偿金额这两类证据外，还需要提供证明专利权有效以及确定专利权保护范围的证据。这主要包括：专利证书、专利缴费收据、专利登记薄副本、专利授权公告文本（或无效程序中在无效请求审查决定中维持专利权时所针对的文本）等，这些证据多半是书证，且掌握在专利权人一方手中，因而上述证据的准备是最方便的。

　　4. 侵权判定的分析

　　在收集到上述证据后，就要分析对方的实施行为是否构成了侵权行为。

　　侵权判定分析的第一步是确定被告制造、许诺销售、销售、使用、进口的产品或者使用的方法是否落在本专利的保护范围之中。首先依据专利法第五十六条的规定，确定专利权保护范围。对发明或实用新型专利来说，按照权利要求的内容来确定，说明书和附图可用来对权利要求作出解释；对外观设计专利来说，按照图片和/或照片，必要时可结合简要说明来确定。然后判断对方的产品和使用的方法是否落入所确定的专利权保护范围。对发明或实用新型专利来说，判断对方的产品或使用的方法是否构成了相同侵权（被控侵权客体与本专利保护客体特征一一对应）或等同侵权（被控侵权客体与本专利客体的所有特征不是相互对应就是以基本相同手段实现基本相同功能产生基本相同效果）；而对外观设计专利，分析被控侵权客体与本专利保护客体是否在总体上相同或相近似。有关这方面的具体分析方法和分析原则已在本章第二节中作了概要说明，为节约篇幅在此不再重述。

　　在侵权分析时，一旦认定对方的产品或使用的方法落入本专利保护范围，并不等于对方已构成了侵权，此时还要进一步分析对方的实施行为是否以生产经营为目的、是否属于专利法第六十三条中所规定的不视为侵犯专利权或非故意的免责行为情况。当然，这些属于侵权方当事人可以争辩不构成侵权的理由，通常应当由对方提出来，但在提出侵权诉讼之前对此进行分析仍然是必要的。例如，对方有先用权时将会影响赔偿金额，所以对于对方有先用权的情况，在确定赔偿金额时应当将可享受先用权部分的产量从对方生产总数中扣除。又如，对方使用、销售的专利产品是否为从己方所许可实施专利的单位取得的，属于此种情况就不应当提出专利侵权诉讼。又如在分析出属于非故意侵权的免责情况时，就需要考虑要否将向其提供产品的单位作为共同被告提出。

　　在进行上述侵权分析时，还需要考虑一种情况，即对方的行为是诱导、怂恿、唆使他人实施专利的情况，则对方的行为构成了间接侵权。对于有直接侵权者存在时可将该间接侵权者作为共同被告，对于本章第一节和第二节中所指出的三种不存在直接侵权者的间接侵权行为（即其故意诱导、唆使的行为属于个人非营利目的的行为或者属于专利法第六十三条不视为侵犯专利权的行为或者发生或可能发生在境外），则可直接以该间接侵权行为人作为专利侵权诉讼的被告。

　　5. 与委托人研究侵权诉讼策略

　　有不少专利权人一旦发现有侵权现象，就立即向法院提出侵权诉讼，其实这不一定是最佳做法，因为侵权诉讼往往使双方耗费大量的人力、物力和财力，甚至一场侵权纠纷下来，双方都大伤元气。因此，作为专利代理人在上述工作基础上应当与委托人一起研究侵权诉讼的策略。

　　在研究侵权诉讼策略时需要考虑几个问题：对方的经济实力和侵权规模、市场前景预测和对己方市场的影响、对方可能是恶意侵权还是非故意侵权。然后综合上述情况确定侵权诉讼策略，例如市场前景较小、且专利权人自身企业已能满足整个市场需要，加之对方经济实力较弱、索赔相当困难时可以将主要着眼点放在要求对方停止生产上；相反如果市场前景较大，专利权人自身生产能力较小，远远适应不了市场需要，则应该谋求与对方签订专利许可合同，或者专利权人自身生产能力有一定规模，为了不致影响自身企业的市场，可以采取有地域限制的专利许可手段；如果对方是恶意侵权，则极有可能需通过侵权诉讼程序加以解决，此时既要求对方停止生产，又要求给予侵权赔偿，甚至必要时在诉讼时或诉讼前以财产保全方式提出先予执行、诉前禁令或者证据保全。

　　综合研究后所确定的诉讼策略可能有下述几种。

　　- 先发出侵权警告，并要求对方停止生产或与己方签订专利许可合同，对方不接受后再提出侵权诉讼。采取这种做法往往是在初步判断对方非恶意侵权或者本专利申请尚未授权的情况，而且在发出侵权警告之前已取到足够的证据并已进行必要的公证，以防止对方在接到侵权警告后毁灭证据或转移财产。

　　- 直接提出侵权诉讼，此时可以根据不同的情况将诉讼的目标分别定在：对方与己方签订专利许可合同、对方停止生产、或者对方停止生产并支付侵权赔偿，对于前两个目标可以通过在诉讼程序中谋求和解来达到，对于后一个目标多半在诉讼程序中不谋求和解，除非只要求对方作象征性的赔偿。

　　- 直接提出侵权诉讼，且在诉讼过程中提出财产保全先予执行和/或证据保全的措施，甚至必要时在诉讼前申请采取“诉前停止侵犯专利权行为的措施”（西方国家称临时禁令）。提出财产保全先予执行或诉前禁令请求的，多半是因对方侵权行为的继续将会给己方带来难以挽回的损失，而提出证据保全多半是因为估计对方极有可能在诉讼期间或提出诉讼后毁灭证据或转移财产。但需要强调的是，提出上述请求必须十分慎重，首先要确信己方的专利权十分稳固，不存在被无效的可能，而且要确认对方的实施行为肯定构成侵权行为，否则一旦侵权诉讼判决对己方不利将会为己方带来更大的损失。

　　6撰写起诉状

　　通过上述工作，确定提出侵权诉讼后就应当开始着手撰写起诉状。

　　起诉状通常包括三个部分：诉讼当事人的自然情况、诉讼请求、诉讼事实和理由。其中前两部分比较简单，重点在第三部分。

　　在诉讼当事人的自然情况部分中，首先写明原告的单位、住所地、法定代表人， 以及在委托律师或专利代理人的有关情况；然后写明被告的单位、住所地、法定代表人；如果有第三人，还要写明第三人的单位、住所地和法定代表人。如果诉讼当事人是自然人的，要写明其姓名、性别、年龄、职业、住所地。

　　在诉讼请求部分应当以简要、明确的语言写明案由和诉讼请求有关事项。通常可采用下述格式句：

　　“被告……的产品（或方法）侵犯了原告所享有的中国××××专利ZL××××××××的专利权，请求××××法院依法判定被告立即停止侵权行为，并赔偿原告侵权损失××万元。”

　　事实和理由部分是起诉状的重点。在这一部分应当结合所附证据说明原告享有专利权的事实、被告侵犯专利权的事实以及给原告造成侵权损失的事实，以作为所提出的诉讼请求的证据。

　　在事实和理由部分，对于发明或实用新型专利来说重点说明专利权的保护范围，以及分析被告生产、许诺销售、销售、使用或进口的产品或者所使用的方法（对于产品制造方法来说还包括依据专利方法所获得的产品）落入专利权的保护范围，以说明其构成专利侵权行为，必要时说明是构成相同侵权、等同侵权还是间接侵权。对外观设计专利来说，重点根据该外观设计的设计要点说明其主要创作部位及内容，分析被告生产、销售或进口的产品的外观设计落入专利权保护范围，构成侵权行为。

　　在事实和理由部分的另一个重点是说明被告侵权行为给原告带来的经济损失或者被告通过侵权所获得的利润。对于要求被告赔偿侵权损失的，应当在这一部分利用有力的证据作出清楚的分析，以说明诉讼请求部分所提出的赔偿金额是合理的。

　　在撰写起诉状时，应当同时准备好起诉状所提到的证据以及一份证据清单。对于其中的关键性证据最好要提供原件，至少要给出原件存放的地点并对复制件给予公证。在证据清单中按证据编号顺序给出证据名称、证据来源，为清晰起见还可说明该证据所证明的内容和证明的事实。

　　7侵权诉讼的提出

　　 在作好侵权诉讼的准备后，就应当向有关人民法院提出侵权诉讼，在提出侵权诉讼时还要注意下述几个问题：诉讼时效、诉讼法院的选择以及侵权赔偿额的最后确定。当然这几个问题的确定往往会影响起诉状的撰写，所以在实践中这方面的工作与撰写起诉状往往是结合起来同时进行的。

　　按照专利法第六十二条第一款的规定，侵犯专利权的诉讼时效为两年，自专利权人或利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。对于该诉讼时效，作为原告方的专利代理人在提出专利侵权诉讼时应当注意两个问题：其一必须在得知或应当得知侵权事实之日起两年内提出专利侵权诉讼，除非有足够证据证明由于客观原因存在无法从法律角度推定专利权人应当得知该侵权事实或者证明存在导致诉讼时效中止或中断的客观事实；其二对于连续实施的侵权行为，若起诉时距最早的侵权发生日已超过两年，则计算侵权损害赔偿应当自起诉之日起向前推算两年，仅仅要求对这两年中所发生的侵权行为造成的损失进行赔偿。

　　根据“最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”第五条至第七条，专利侵权诉讼由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖；若发生多种侵权行为，有多名共同被告，则这些共同被告的侵权行为发生地或住所地人民法院有权管辖。因此，为防止地方保护主义，原告可以在有管辖权的法院中进行选择。例如，某制造厂商在其制造地制造了侵权产品而在其外地分支机构销售该侵权产品，以该制造商为被告时既可向该制造地人民法院提出侵权诉讼，也可向销售地人民法院起诉，此时就可在此两法院中进行选择，通常选择原则是该两个法院中哪一个地方保护主义的影响可能小一些，或者哪一个法院在审理知识产权案件更有经验。又如，制造商和销售商在不同地，即使销售商属于专利法第六十三条第二款规定的可不承担赔偿责任的情况，考虑到以制造商为被告在制造商制造地提出诉讼可能会受到地方保护主义的影响，则仍可以向销售地人民法院提出专利侵权诉讼，以销售商为被告，以制造商为共同被告。

　　在确定所要求的赔偿金额方面，不少专利权人认为索赔金额越高，将来取得的实际赔偿金额就越多，其实这种观点并不正确。人民法院在判决赔偿金额时主要考虑专利权人被侵权造成的经济损失或者侵权方的侵权获利，如果所要求的赔偿金额与所提供的用于确定赔偿金额的证据相应，人民法院一旦核实证据属实，所判决的赔偿金额就会接近所要求的赔偿金额。如果所要求的赔偿金额远远高于由证据确定的金额或者提供的证据经核实远远低于所要求的赔偿金额，法院按实际情况判决的赔偿金额就会比所要求的金额低得多。由此可知，提出过高的赔偿金额并不会给专利权人带来好处。相反，由于侵权诉讼费用与要求的赔偿金额有关，两者成一定的比例关系，而专利权人并不能保证己方百分之百胜诉，一旦败诉就要由己方支付较高的侵权诉讼费。即使双方和解，该侵权诉讼费仍与原要求的赔偿金额有关，不论此时由原告支付还是原被告双方支付，专利权人要求过高的赔偿金额有可能对己方也不会带来什么好处。笔者获悉一件侵权案，侵权方实际上只生产过几百件产品，每件产品纯利润七元，因此侵权方总共获利不到五千元，而专利权人在侵权诉讼中要求赔偿二十万，最后双方和解，被告支付了四千元，这与原告最后交给法院侵权诉讼费相当，显然这是由于要求赔偿金额过高造成的。当然，要求赔偿金额过低，法院判决的赔偿金额不会高于所要求赔偿金额。因此专利代理人在帮助委托人提出侵权诉讼时，应当协助确定一个合理的要求赔偿金额。

　　另一个在提出侵权诉讼时要求考虑的问题是，在提出诉讼请求时或提出诉讼请求前是否向人民法院提出财产保全先予执行（包括要否证据保全）的申请，如经过慎重考虑决定采取上述措施（具体参见前面“与委托人研究侵权诉讼策略中的分析”），应当在提出侵权诉讼时或侵权诉讼前向人民法院提出上述先予执行或诉前禁令的申请，并提供财产担保。其中申请诉前禁令的，应当按本章第一节中所指出的那样，同时提交证实其专利权真实有效的文件、证明对方正在实施或即将实施侵犯专利权行为的证据以及其他相关证明材料。而且还应当在人民法院采取停止有关侵权行为的措施之日起十五日内向人民法院提出侵权诉讼。

　　二、被告撰写答辩状阶段的专利代理工作

　　原告方提出侵权诉讼并被人民法院受理后，法院立即会将起诉状副本送达被告，并要求其在指定期限内（如十五日）作出答辩。作为被告方的专利代理人就应当着手撰写答辩状，此时通常包括下述几方面的准备工作：认真阅读起诉状并分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围、对专利权稳定性作出判断、分析是否存在侵权抗辩的理由并准备相应的证据、与委托人商讨确定在侵权诉讼的对策以及撰写答辩状等。下面就这几方面的工作作一简单介绍。

　　1. 分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围

　　在收到起诉状后，应当立即仔细阅读起诉状和该侵权诉讼所涉及的专利文件。在此基础上确定该专利权的保护范围，分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围。

　　对于发明或实用新型专利，仔细研究权利要求书和说明书，重点放在权利要求书上，尤其是独立权利要求，根据权利要求的内容来确定其专利利保护范围，必要时用说明书及其附图对专利权的保护范围作出解释。与此同时，将其与起诉状中原告所认定的专利权保护范围进行比较，判断双方所认定的是否一致。不一致时，应当对两者的分岐作进一步分析，判断何者更为正确。如果对方的观点比较合理，则应当以对方所确定的专利权保护范围为基础进行分析；相反，认为己方的观点正确，则应当以此作为答辩己方未构成侵权的突破口。

　　在根据权利要求书和说明书确定了发明或实用新型的专利权保护范围后，就应当着手分析己方的实施行为（即己方制造的产品或使用的方法）是否包含了独立权利要求的全部技术特征，以便由此确定己方的实施行为是否落入了独立权利要求的保护范围。一旦己方的实施行为包含独立权利要求的全部技术特征，则己方的实施行为就以相同方式落入了对方专利权的保护范围；如果未包含独立权利要求的全部技术特征，则要结合对方起诉状中论述的理由进一步分析独立权利要求中未被己方实施行为覆盖的技术特征是否以等同的方式体现在己方的实施行为中，即判断己方的实施行为是否以等同方式落入独立权利要求的保护范围。如果经过分析，认为己方的实施行为既未以相同方式、又未以等同方式包含了独立权利要求的全部技术特征，则在绝大部分情况就可认定己方的实施行为未构成侵犯对方专利权的行为。如果经过分析，认为己方的实施行为以相同方式或等同方式包含了独立权利要求的全部技术特征，则己方的实施行为就落入了独立权利要求的保护范围，此时还要进一步分析己方的实施行为是否还落入了从属权利要求的保护范围。作此考虑的目的是为了给后面有可能采用的侵权反诉手段（即针对对方专利权无效宣告请求）确定所要达到的目标。

　　对发明和实用新型专利来说，如果起诉状中涉及间接侵权或共同侵权时，那么在认定己方的实施行为既未以相同方式又未以等同方式落入专利权保护范围后，尚需进一步分析起诉状中的有关论述是否正确，以确定己方的实施行为是否以间接侵权方式落入了该专利权的保护范围。

　　对于外观设计专利来说，首先要根据外观设计的图片和照片并参考简要说明和起诉状中论述的理由确定该外观设计的设计要点，在此基础上分析己方实施行为所涉及产品的外观设计是否落入该外观设计专利权的保护范围。

　　2. 判断对方专利权的稳固性

　　如果通过分析初步判断己方的实施行为落入了对方专利权的保护范围，就应当设法了解该专利申请日前现有技术或现有设计的状况，其主要目的是根据检索和调研结果判断该专利的稳定性，以便确定要否通过提出无效宣告请求而使己方摆脱侵权的不利处境。了解现有技术的另一个目的是以所找到的现有技术来提出已有技术抗辩。

　　对于发明与实用新型专利来说，可以委托国家知识产权局专利检索中心进行新颖性检索，也可以委托国家知识产权局专利局文献部进行机检，当然也可以自行对专利文献和非专利文献进行检索。对于外观设计专利来说，对中国外观设计专利文献，可以委托国家知识产权局专利检索咨询中心或上海专利事务所进行检索。而对美国外观设计专利文献和日本外观设计专利文献，可以通过美国专利与商标局或日本特许厅的局网自行进行检索。有关检索内容可参阅本节之一中相应部分的内容，这里不再作重复说明。

　　除此之外，还应当到国家知识产权局专利局初审部门查阅该专利在审查期间的档案，了解其原始专利申请文件、作过哪些修改，尤其是发明专利实质审查期间审查意见通知书中所引用的对比文件、该通知书中所表达的审查员的观点以及对方在意见陈述书中陈述的意见。如果该专利已经历过无效宣告请求程序（包括专利法修改前的撤消程序），则还应当查阅该无效程序（包括撤消程序）中的有关档案，了解合议组在无效宣告请求案中的观点以及对方所陈述的意见。到国家知识产权局专利局查阅档案的目的除了作为对现有技术和现有设计了解的补充之外，还为侵权诉讼选用有利于己方的证据，尤其是适用禁止反悔原则的证据。

　　在找到与该专利相关或十分相关的现有技术后，就应当着手分析可否用这些现有技术宣告整个专利无效或宣告该专利部分无效；对于可宣告专利部分无效的情况，进一步分析己方实施行为是否还有可能落入被维持有效的专利权保护范围，为后面与委托人商讨侵权诉讼的策略作好准备。

　　已有技术抗辩是为了防止将发明或实用新型专利权保护范围以等同方式扩大到可被自由应用的现有技术范围。即在专利侵权诉讼中，被控侵权客体以等同方式落入权利要求的保护范围时，如果有证据能证明被控侵权客体与该专利申请日前公知的一项已有技术等同，则可以认定该被控侵权的客体不构成侵权行为。因此，当所找到的现有技术虽然不能使该专利宣告无效时，还可进一步分析己方的实施行为是否属于该项可自由应用的现有技术的范围，即己方实施行为分别与该项专利相比和与该项现有技术相比更接近该项现有技术，就可以此为理由进行抗辩。

　　此外，在专利侵权诉讼中同样适用禁止反悔原则。如果在专利审批、无效程序（包括专利法修改前的撤消程序）中，专利权人为确保其发明或实用新型专利具备新颖性和创造性或其外观设计与现有技术不相同和不相近似，通过书面声明或者修改文件的方式，对专利权保护范围作了限制性承诺或部分放弃了保护，并因此获得专利权或维持专利权有效，则在专利侵权诉讼中禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容纳入该专利权保护范围。因此，查阅该专利的有关档案可能会找到有关禁止反悔原则的证据，从而为撰写答辩状争辩己方不侵权做好准备。

　　3. 分析是否存在抗辩的理由及准备相应证据

　　在上述工作的基础上，被控侵权方的专利代理人就应当着手进行专利侵权抗辩的准备。对此，可分作几个方面来考虑。

　　在北京市高级人民法院“专利侵权判定若干问题的意见（试行）”中共给出了六类专利侵权抗辩。现将其归纳分为三大类。

　　(1)分析是否存在己方不侵权的抗辩理由。

　　如果己方的实施行为不是发生在原告专利权的保护期内，则可以以对方滥用专利权而认定己方不侵权。例如此时，专利权已经超过保护期限、专利权已被权利人放弃或者已被专利复审委员会宣告无效（包括专利法修改前的被专利局撤销）。对于专利权被宣告无效的情况，则由于专利权自始无效，因而肯定不构成侵权。但对另两种情况，该专利在其专利权未超过保护期的这段时间内或者在放弃之前仍然有效，因而如果己方的实施行为不仅仅发生在后一段专利权不再存在的期间，那么此时只能认定此后一段时间内的实施行为不构成侵权，而不能以此为理由认定前一段时间的实施行为也不侵权。以此理由提出为侵权抗辩的，必须向法院提供反映该专利状态的有关证明材料，这通常可以到国家知识产权局专利局采用查阅专利登记簿的方式来获取。

　　由于侵犯专利权的诉讼时效为两年，因此若己方的实施行为发生在原告提出专利侵权诉讼之日起两年之前，则可以以诉讼时效抗辩作为己方不侵权的理由。需要说明的是，对于己方的连续实施行为，起始日在两年诉讼时效之前而终止之日是在两年诉讼时效之内，并不能认定不构成侵权，只是计算侵权赔偿数额时不计入发生在两年诉讼时效之前的实施行为。

　　可以作为不侵权抗辩的主要理由就是前面所指出的己方的实施行为未落入该专利权的保护范围。例如对发明和实用新型专利来说，主要说明己方的实施行为既未以相同方式又未以等同方式包含了该权利要求的全部技术特征，对于外观设计专利来说，主要说明己方所实施的产品的外观设计与该专利的外观设计既不相同、又不相近似。有关这方面将在本节之三中作进一步展开说明。其中在利用禁止反悔原则来否定侵权时，应当提供反映原告在审批或无效程序中对专利权保护范围作了限制性承诺或部分放弃保护的有关证据。这些证据可通过向国家知识产权局专利局查阅该专利有关档案获取。

　　此外，北京市高级人民法院关于“专利侵权判定若干问题的意见（试行）”中明确规定：对于等同侵权可以用已有技术抗辩作为己方实施行为未构成侵犯对方专利权的理由，为此，需要向法院提供证实存在一项该专利申请日前已有的、与己方被控侵权客体等同的单独的技术方案或者存在着一些可简单组合成己方被控侵权客体的现有技术的证据。

　　除此之外，根据专利法第十一条的规定，如果己方的实施行为属于个人非经营目的的制造、使用行为，不构成侵犯专利权。因此，在这种情况下，可以用个人非经营目的的制造、使用行为作为己方不侵权抗辩的理由。

　　(2)分析是否存在为不视为侵权的抗辩。

　　专利法第六十三条第一款规定了四种不视为侵犯专利权的情况，因而被控侵权方的实施行为属于此四种情况的，可以以此为理由提出不视为侵权的抗辩。

　　对于己方实施行为属于专利权人制造、尤其是经专利权人许可制造的专利产品售出后使用或者再销售该产品的行为，或者属于使用专利权人或经专利权人许可制造的设备实施方法专利的行为，则可以以专利权用尽原则作为不视为侵权的抗辩理由。在此时，应当提供己方的实施行为所涉及的产品或设备是从专利权人自身或从专利权人所许可的单位处购买来的证据。

　　对于实施行为是己方在该专利申请日前独立研究开发，且作好制造、使用的行为，则可以以先用权作为己方不视为侵权的抗辩理由。在这种情况需要提供三方面的证据：己方实施行为是己方独立研究完成或以合法手段取得的证据；己方实施行为在该专利申请日前已做好制造、使用的必要准备的证据；己方实施行为仅在该专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围内继续制造、使用的证据。如果在专利申请日后扩大生产能力而超出原有范围的制造、使用行为，则只有原有范围部分可以享用先用权，超出部分仍构成侵犯专利权的行为。

　　如果己方实施行为属于临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为，则可以以临时过境作为己方不视为侵权的抗辩理由。在此，必须提供证明该国与我国签订协议、共同参加的国际条约、或说明两国间有互惠原则的有关证据。在此需要强调的是，此临时过境的不视为侵权的抗辩只局限于该运输工具自身需要的使用，不包括在该运输工具中运送的产品。

　　如果己方的实施行为是以研究、验证、改进他人专利技术为目的的使用行为，且使用结果是对该专利技术产生新的技术成果，则可以以“专为科学研究和实验而使用”作为己方不视为侵权的抗辩理由。为此需提供证实己方实施行为是以研究他人专利技术为目的的使用行为的证据。需要说明的是，在科学研究和实验过程中使用他人专利技术，其目的不是改进他人专利技术，其结果与专利技术没有直接关系，则以此作为不视为侵权的抗辩理由不能成立。

　　(3)侵权免责抗辩。

　　专利法第六十三条第二款规定，为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。按照此规定，己方实施行为属于上述情况的，可以以非故意行为作为侵权免责抗辩的理由。但此时必须向法院提供证实己方使用或销售的产品来源的证据以及证明己方确实不知道该行为属于专利侵权的证据。

　　“专利侵权判定若干问题的意见（试行）”中还规定了一种侵权免责抗辩的情况，即合同抗辩情况。如果己方的实施行为是通过技术转让合同从第三方处合法取得的，则可以以此作为己方侵权免责、至少是减少承担赔偿责任的抗辩理由。此时需向法院提交该技术转让合同作为证据，如果原告方当时未以该合同转让方为被告时，则还应当要求追加该合同的转让方为共同被告。

　　4. 与委托人商讨侵权诉讼中的应诉对策

　　经过上述分析后，被控侵权方的专利代理人应当与委托人一起商讨确定侵权诉讼中的对策。主要确定是否采取无效反诉手段和/或与对方进行和解，以及相应如何进行答辩。

　　通过分析，如果认为己方的实施行为已落入对方专利权保护范围而又不存在可以作为不视为侵权抗辩理由，但对方专利权很不稳固的情况下，可以立即向专利复审委员会提出无效宣告请求，以便通过宣告该专利权无效或部分无效而使己方实施行为不构成侵权。当然，一旦确定采取无效反诉手段，则在侵权诉讼中应当向法院提出中止侵权诉讼案件审理的请求。

　　需要说明的是，以无效宣告请求作为侵权反诉时，并不一定要以宣告专利权全部无效为目的。例如，对发明或实用新型专利，通过上述分析后得知己方的实施行为虽然落入独立权利要求保护范围，但明显未落入其优选从属权利要求保护范围，此时若找到有力的证据能否定独立要利要求的新颖性或创造性，则可以重点请求宣告该独立权利要求无效，因为这样已能达到摆脱侵权的目的，甚至在个别情况，例如对方以多余指定认定己方实施行为落入其专利保护范围，即使通过无效宣告请求未能宣告该独立权利要求无效，但根据所提供的对比文件或现有技术，使该专利的发明点转移到己方实施行为未包含的技术特征（即多余指定的技术特征），同样也达到了使己方实施行为未构成侵权的目的。

　　一旦确定要提出无效宣告请求，就应当尽快准备好相应的证据，在答辩起诉状前向专利复审委员会提出无效宣告请求，并取得无效宣告请求受理通知书，以便能够在向法院提交答辩状的同时提出中止侵权诉讼案审理的请求。这一点十分重要，因为在此之后提出的中止请求，法院通常将不中止审理。为了确保在提交答辩期限内能得到受理通知书，应当到专利复审委员会面交该无效宣告请求书，附具法院的侵权诉讼受理通知书复印件，并同时向国家知识产权局专利局当面缴纳无效宣告请求费，这样就可以在当天或第二个工作日从专利复审委员会得到无效宣告请求受理通知书。

　　此外，一旦确定提出无效宣告请求，就应当尽快着手证据的准备。对于除出版物以外的公知公用证据，就应当检查是否构成完整的证据链，若还未形成完整的证据链应当给予补充。如果对所提供的证据没有足够的把握，应当尽快寻找其他更相关的证据。如果这些证据在答辩状期限届满前尚未准备齐全，则可以以一部分证据先提出无效宣告请求，然后在自提出无效宣告请求之日起一个月内补交有关证据，若在一个月后提交，专利复审委员会可以不予考虑。

　　通过分析，如果认为己方的实施行为已落入对方专利权保护范围而又不存在可以作为不视为侵权的抗辩理由，且对方专利权比较稳固的情况，应当与委托人商量要否与对方寻求和解，和解的方式可根据不同的案情而定，例如对方自身缺乏实施能力或者对方的产品尚不能满足市场需求时，可以争取以签订专利许可合同方式谋求和解，这往往是对被控侵权方比较有利的一种方式。此外，也可采用支付一定赔偿费用加签订专利合同的方式、或者支付一定赔偿费用加不再继续实施的方式。

　　当然在反诉无效的情况下也可谋求和解，例如在双方都认为不太有把握的情况下，可以以互相撤诉的方式（即对方撤销侵权诉讼、己方撤销无效宣告请求）达成和解、或者以互相撤诉并签订专利许可合同方式达成和解。

　　通过分析，若认定己方以不侵权抗辩或以不视为侵权抗辩理由比较充分，则应当将主要精力花费在起诉状的答辩上，以争取侵权诉讼审理作出对己方有利的判决。当然，即使在这种情况下，通过分析还认为对方专利权并不稳固，也可同时提出无效宣告请求来加大己方取胜的把握。如果对方在提出侵权诉讼前向己方发出书面警告，而又通过分析可认定己方未侵权时，最好仍与对方主动接触，说明未构成侵权理由，说服对方不要向法院提出侵权诉讼，以免双方为此花费不少精力与财力而一无所获，甚至被第三方从中渔利。此时若对侵权书面警告不加理睬，会使专利权人不满向法院提出侵权诉讼，这对双方均不利。同理，即使在这种情况下对方已提出侵权诉讼、己方提出无效宣告请求时，双方也可以以互相撤诉方式谋求和解。

　　事实上，分析的结果并不一定都象前面所述那样具有比较明确的结论，而有可能处于一种中间状态，因此在确定侵权诉对策时要作好多种准备，以便根据案情进展情况，随时调整侵权诉讼中的应对策略。

　　5．答辩状的准备与提交

　　在与委托人商讨了侵权诉讼的应诉对策后，就应当立即着手答辩状的撰写。在答辩状中应当将所有的证据、分析和理由论述清楚，以说服法院的法官能支持己方的观点。即使己方认定能将对方专利权无效或者准备与对方和解的情况，仍应重视答辩状的撰写。对于前者，为防止万一己方判断失误而该专利未被无效或者法院认定不应当中止审理时，由于己方答辩状论述不力会导致作出不利于己方的判决。对于后者，一方面因为论述有力有可能促成对方与己方达成对己方比较有利的和解方式，另一方面也为防止和解不成而由于己方答辩状论述不力导致作出不利于己方的判决。

　　需要说明的是，答辩状的答复期限较短，一般只有十五天，而在准备答辩时需考虑的问题很多，因此答辩时应抓住重点，而次要的问题可以在答辩之后继续准备，在庭审时再作出答辩。

　　答辩状通常也包括三方面的内容：诉讼当事人的自然情况，答辩主体部分和答辩状的结尾部分。在诉讼当事人的自然情况部分，首先写明答辩人（即被告）的单位、住所地、法定代表人，以及写明委托律师或专利代理人的有关情况；然后写明原告的单位、住所地、法定代表人及相应的律师或专利代理人有关情况。如果有第三人，还要写明第三人的单位、住所地和法定代表人。如果诉讼当事人是自然人，要写明其姓名、性别、年龄、职业和住所地。

　　答辩状的主体通常应针对起诉状的指控，从事实和理由上作出针对性的答辩。

　　但是，如果有正当理由认为受诉法院没有管辖权时，则可以先不进行实质答辩，而就管辖问题提出异议。异议成立，就可为侵权诉讼争取到相对较好的司法环境。如果异议不成立，再作实质答辩。

　　在实质答辩中，如果原告主体资格不符合专利法规定，或者该专利权不处于有效期间，或者该诉讼请求提出已超出诉讼时效，这部分应当重点结合证据针对这些理由作出抗辩。

　　当原告主体资格和专利权有效性不存在问题时，则答辩状的主体应当以权利要求书为基础结合说明书（对于发明或实用新型专利）或者以外观设计图片或照片为基础结合简要说明（对外观设计专利）阐明该专利权保护范围，必要时按禁止反悔原则结合原告在专利审查过程和无效宣告程序中的意见陈述或修改对其专利权保护范围加以限定，在此基础上分析己方的实施行为未落入该专利权保护范围，以此作为不侵权的抗辩理由。在利用已有技术对等同侵权进行抗辩时，必须结合证明该申请日前已有技术存在的证据进行分析。

　　当然，己方的实施行属于个人非生产经营目的的制造和使用时，则可以以专利法第十一条第一款为依据结合证据进行分析说明，作出不侵权抗辩。

　　此外，如果存在权利用尽、先用权、临时过境、专为科学研究和实验而使用的情况，则应当在提供证据的基础上分析说明己方实施行为属于专利法第六十三条第一款规定的不视为侵权的行为。

　　在上述抗辩理由不能成立情况下，若己方实施行为属于专利法第六十三条第二款规定的非故意行为以及存在合同抗辩的情况，可以结合证据具体论述不承担侵权责任或者减少侵权责任的抗辩理由。

　　最后，在这部分也可对原告提出侵权赔偿金额要求作出答辩，但是如果这部分在撰写答辩状时来不及准备的话，可以留在庭审时再进行答辩。

　　对于答辩状的结尾部分，根据上述分析作出己方实施行为未构成侵权、不视为侵权或者不应承担侵权责任的结论，并由此请求法院驳回原告的诉讼请求。

　　同样，在撰写答辩状时，应当同时准备好答辩状中所提到的证据以及一份证据清单。其要求与起诉状中的证据和证据清单相同

　　对于已采取无效反诉手段的案件，在提交答辩状的同时，应当向法院提交中止侵权诉讼案件审理的请求书，说明提出中止请求的理由，并附交专利复审委员会发出的无效宣告请求受理通知书。

　　 

　　三、在专利侵权诉讼期间双方专利代理人的工作

　　在原告方提交起诉状和被告方提交答辩状之后，该侵权诉讼过程通常会经历证据交换、庭审等过程，直到法院最后作出判决。现对在此期间双方专利代理人的工作加以说明。

　　1. 双方对证据交换应进行的工作

　　法院在收到原告起诉状后，就会将原告的起诉状及所附的证据复印件转送给被告，要求被告在指定期限内（通常为十五天）作出答复，即提交答辩状，并要求原、被告在指定期限内（通常为一个月）到法院进行证据交换或要求原、被告在指定期限内（通常为一个月）向法院补交在提交起诉状、答辩状时尚未交齐的证据。

　　此时，双方专利代理人通常应当在法院所指定的期限内将证据准备齐全，按照法院的要求或者到法院进行证据交换或者寄交（以邮戳日为准）给法院。如果出于正当理由，如原告收到被告答辩状及其所附证据后尚需要一段时间准备针对被告答辩状所论述理由和所附证据的的补充证据、被告所提的已有技术抗辩证据涉及国外出版物需要到所在国办理公证证明，则可以提出推迟证据交换或推迟提交证据的请求，经法院同意后在推迟期限届满时完成此项工作。

　　按照我国民事诉讼法的有关规定，我国实行谁主张谁举证的举证原则，因此在侵权诉讼中主张被告侵权的原告应当首先负有举证责任。但是随着侵权诉讼中双方的争论会发生举证责任的转移，或者属于专利法第五十七条第二款所规定的举证责任倒置情况，则侵权诉讼的被告在一些场合也负有举证责任。对于前者，被告若提出已有技术抗辩，就应当由被告提供证实该已有技术存在并反映该已有技术具体内容的证据；被告主张适用禁止反悔原则，就应当提供证实原告曾作过限制其专利保护范围声明和反映其具体限制内容的证据；被告主张先用权，就应当提供证实被告在申请日前已经独立地完成设计、并已制造相同产品或者使用相同方法或者已做好制造或使用必要准备的证据。对于后者，在涉及新产品制造方法的专利诉讼中，在原告已提交被告已生产出该产品的证据后，被告应当就其生产新产品的方法进行举证，若不能举证就推定被告使用了该专利的新产品制造方法。因此对于被告方的专利代理人决不能认为对方主张己方侵权，则侵权诉讼的举证责任全在对方；应当在准备答辩状的同时积极准备证据，在法院指定的期限内准备好证据。

　　双方对于因客观原因不能收集的证据，则可以在证据交换时或在补交证据时，申请人民法院调查收集此证据。

　　对于所交换或提交的证据，双方除了提供证据外，应当编制证据目录清单，并针对所提交证据作出说明以支持己方提出的主张。

　　双方在法院进行证据交换时，要认真仔细地阅读对方的证据。对于对方证据中存在不清楚之处而需要进一步了解时，最好在当场提出来，以便能准确地作出针对性的争辩。此外，在交换证据时，千万不要轻易就对方陈述的事实明确表示承认，因为表示明确承认后就免除了对方的举证责任。

　　双方在法院交换证据后，或者法院转来对方所补交的证据之后，需针对这些新证据提供反证或者论述不同意见的，应尽快提交给法院。

　　2. 双方专利代理人庭审前后应当进行的工作

　　通常，法院在双方进行证据交换后不久，将开庭审理该侵权诉讼案，因此双方专利代理人应当立即着手庭审的准备工作。

　　首先，双方专利代理人应当十分仔细地阅读对方的起诉状或答辩状，结合对方所提供的证据和陈述的意见分析研究案情，有针对性准备庭审的代理词以及法庭辩论的提纲。在准备代理词和法庭辩论提纲时，重点放在双方争论的焦点上，从证据、法律规定和法理上作出有利于己方观点的论述，确立有利于己方的庭审策略。但是，做上述准备时，不能只站在对己方有利的角度去考虑，还应当考虑对方针对己方的陈述可能会提出什么样的反驳意见，做好多种准备，从而在开庭时可随着庭审情况的变化作出应答。

　　下面对双方专利代理人在准备法庭辩论时可据理争辩的几方面问题作一简单介绍，当然这些争辩的观点在双方准备起诉状或答辩状时也可采用。

　　(1)有关“相同侵权”的争辩

　　首先双方可针对被控侵权客体是否包含了该专利权利要求的全部必要技术特征进行争辩。专利权人一方若认定对方以相同方式侵犯己方专利权时，就应当具体地指出权利要求中的全部技术特征均体现在对方被控侵权的客体中，即使有些特征看上去有区别，也只是采用技术名词的表达方式不同，实质完全一样。相反，被控侵权一方应强调己方的实施方式中并未采用权利要求中的一个或几个必要技术特征，因而未构成相同侵权。

　　通常，当被控侵权的客体中体现了权利要求的全部必要技术特征之外还包含有增加的技术特征时，就构成了相同侵权。专利权人一方就可以从该被控侵权客体包含有权利要求全部必要技术特征这一点认定其落入本专利的保护范围。即使被控侵权的客体本身也是一项申请日更晚的专利，仍可强调对方的专利是在己方专利的基础上增加技术特征后成为本专利的改进实施，这仍然利用了本专利的技术方案，因而属于相同侵权。

　　但是，对于被控侵权客体与权利要求相比增加技术特征的情况中，还存在一个例外，如果由说明书和/或权利要求的文字记载能明确将增加该技术特征的技术方案排除到该专利保护范围之外时（即美国所述的反等同原则情况），被控侵权一方就可以争辩此时未构成相同侵权，例如，在化学领域中权利要求为用封闭方式表达的组合物，如合金，就属于这种情况，在合金中增加新的元素就未落入该专利权的保护范围。为帮助理解，再举一个说明书文字记载明显排除所增加的技术特征情况的例子。该专利权利要求所要保护的是一种折叠式推拉窗，每扇窗包括两个窗扇，每个窗扇由多个玻璃窗页以及连接窗页的合页构成，窗页可沿着窗框的滑槽滑动而折叠或展开。被控侵权客体包括左、右两个折叠式推拉窗扇，每个窗扇由多个将玻璃镶嵌在窗页框中的窗页和连接窗页的合页构成。显然，该被控侵权客体包含了该权利要求的全部必要技术特征，它与该权利要求所表述的技术方案相比只增加了一个技术特征，该玻璃窗页是将玻璃镶嵌在窗页框中。由于在该专利说明书中明确写明它是针对现有技术中木框易腐烂、钢窗页框重量大的缺陷而作出的改进，将合页直接装在窗页玻璃上而省掉窗页框，在这种情况被控侵权一方在争辩时就可强调包含有窗页框的被控侵权客体是该专利说明书中明确指出应当排除的内容，因而未构成相同侵权。

　　对于实用新型专利来说，由于未经过实质审查，授权的独立权利要求有可能未包含解决该实用新型技术问题的全部必要技术特征。在这种情况下，若被控侵权的客体包含了独立权利要求中的全部技术特征，但未包含那些应当记载在独立权利要求而仅仅记载在从属权利要求或说明书中的必要技术特征时，被控侵权方的专利代理人就可在争辩中强调这一点，并仔细分析为什么这些技术特征对本实用新型专利来说是必要的技术特征，而被控侵权的客体中未采用这些技术特征，因而未利用本实用新型的构思，不应该判为侵权，更不应该判为相同侵权。但是，在这种情况下，应当在答辩起诉状前以该专利不符合专利法实施细则第二十一条第二款的规定为理由向专利复审委员会提出无效宣告请求。

　　(2)有关等同侵权的争辩

　　实际上，在专利侵权诉讼中，完全仿造专利权人的专利产品不多，绝大部分侵权行为属于等同侵权，因而是否构成等同侵权往往是双方专利代理人争辩的重点。

　　等同侵权争辩的核心是被控侵权客体中采用的替代手段与权利要求中被替代的技术特征是否等同。专利权人一方应当通过分析详细说明：该替代手段能达到或基本上能达到权利要求中被替代特征对解决发明或实用新型技术问题所起的作用，而且对于该领域普通技术人员来说能明显得知这种替代是以基本相同的方式来实现基本相同的功能，并达到基本相同的效果，故被控侵权的客体以等同方式侵犯了专利权。而被控侵权一方应该指出此替代手段对解决发明和实用新型的技术手段来说不能达到被替代手段所起的作用；或者强调被控侵权客体采用的技术特征在功能、效果上明显优于专利独立权利要求中对应的必要技术特征，且本领域的技术人员认为这种变化具有实质性改进而非显而易见；或者强调对本领域技术人员来说该替代手段与该专利权利要求中的技术特征以不同的方式解决发明或实用新型的技术问题，因而被控侵权客体并未利用本专利的技术方案，未构成侵权。

　　当出现被控侵权客体与权利要求相比省略一个技术特征的情况，双方代理人可就该省略的技术特征是否为本专利解决技术问题的必要技术特征、是否为该专利的故意变劣实施进行争辩。专利权人一方可以从两个角度进行争辩，其一是在解释专利独立权利要求和确定专利保护范围时，结合在说明书中对该省略技术特征功能和作用的说明指出不包含该技术特征的技术方案基本上仍能解决本发明或实用新型的技术问题，因而这些技术特征属于明显的附加技术特征，即属于可采用多余指定原则解释的情况。其二，可强调被控侵权方企图以故意省略权利要求中的技术特征来逃避侵权，虽然缺少这些技术特征会导致其丧失一部分功能，但这部分的功能并不是本实用新型和发明所要解决的技术问题，因此这属于侵权方的故意变劣实施，仍应判作等同侵权。

　　案例演示

　　例如，在“脚手架圆杆矫直机”侵权纠纷案中，该权利要求所保护的矫直机包括矫直轧辊组、除锈轧辊组、环形旋转清刷器、涂油漆装置以及位于该矫直机两端的输入、输出导向轮。被控侵权客体除了没有矫直机两端的输入、输出导向轮外，包含了权利要求1中的全部技术特征。在该案中，专利权人一方应首先分析输入、输出导向轮对于本实用新型要解决的技术问题（在一台机器中同时完成矫直、除锈、清洗、涂漆多种功能）来说是非必要技术特征，尤其是被控侵权方省略该技术特征是为逃避侵权采取的故意变劣实施，实质上仍利用了本实用新型的构思，因此仍属于等同侵权。【注】需要注意的是，在我国实施专利制度早期，考虑到我国的专利申请人和专利代理人缺少撰写申请文件的经验，因此专利权人所提出的“多余指定原则”或“故意变劣实施”能得到法院的采信。但随着专利制度的发展与成熟，最高人民法院在（2005）民三提字第1号民事判决中指出“凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征都是必要技术特征”，而均应纳入技术特征对比之列”。因而，目前再主张“多余指定原则”或“故意变劣实施”未必能得到法院的认可。

　　面对专利权人一方提出的“多余指定原则”或“故意变劣”实施，被控侵权一方应当强调在被控侵权的客体上未采用的技术特征对本发明或实用新型所解决的技术问题来说是必要技术特征，被控侵权客体由于未包含这些技术特征，根本不能解决该专利所要解决的技术问题，因此其未采用该专利的构思，未落入该专利权保护范围。

　　案例演示

　　例如，在“钢筋焊接机”这件专利侵权诉讼案中，被指控侵权的钢筋焊接机与权利要求的技术方案相比，其加热器部件采用了现有技术中的单层喷口，未包含权利要求中“喷口为双层”这个技术特征，而说明书中又明确写明双层喷口加热器对解决本实用新型技术问题起决定性的作用。此时，被控侵权一方在答辩中应当借助说明书中的文字记载说明双层喷口加热器是该专利技术方案的必要技术特征，己方生产的钢筋焊接机中的加热器未采用双层喷口，未包含该实用新型专利独立权利要求的全部必要技术特征，且省略了双层喷口这个技术特征的技术方案根本不能解决本专利的技术问题，因而谈不上是本专利的变劣实施，由此可知，多余指定原则和故意变劣实施原则对本案不适用，己方生产的钢筋焊接机未构成等同侵权。对于专利权人主张多余指定原则和“故意变劣实施”的情况，被控侵权方还可以以最高人民法院（2005）民三提字第1号民事判决作为争辩的依据，最高人民法院在此判决中明确表示；“应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓多余指定原则。”“权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过公众表明构成发明或实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权，从而一方面为专利权人提供有效合理的保护，另一方面确保公众享有自由技术的自由。只有对权利要求书记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保证法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。”

　　对于专利权人一方在起诉状中认定等同侵权时，在一些特定情况下，被控侵权一方可以按照禁止反悔原则指出专利权人不得以等同方式将专利权保护范围扩大到其在审批、无效（包括专利法修改前的撤销）程序中为取得专利权和体现出其相对于现有技术具有新颖性和创造性而承诺放弃的内容，从而说明己方实施行为未落入专利权保护范围。例如一项专利独立权利要求中限定两部件彼此邻接，专利权人在无效程序中为体现出其与现有技术的区别，强调该权利要求中的两部件彼此邻接就是指说明书实施方式中给出的彼此隔开一段小的距离而未彼此接触时，被控侵权一方就可利用“禁止反悔原则”，强调不得以等同方式将专利权保护范围扩大到在无效程序中所放弃的内容，即不能将彼此相邻接解释成彼此相接触，而是指两部件彼此间隔开一段小的距离的情况，由于己方实施行为中采用的是彼此相接触的结构，因而未构成等同侵权。

　　对于专利权人一方在起诉状中认定等同侵权时，若被控侵权方找到的该专利申请日的现有技术比该专利更接近己方被控侵权客体时，则被控侵权一方可采用已有技术（即自由现有技术）抗辩原则。被控侵权方的专利代理人应当向法院提交该项现有技术，并且通过对比分析，指出己方实施行为与对方专利相比更接近该专利申请日或优先权日前的现有技术，因而属于该专利申请日前的现有技术。由于等同原则不得将专利权保护范围扩大到该专利申请日的公知技术，所以己方实施行为未构成专利侵权。

　　(3)有关间接侵权的争辩

　　对于间接侵权，双方可就本章第一节和第二节中所指出的构成间接侵权的三个条件进行争辩。

　　被控侵权一方的专利代理人为证明己方未构成间接侵权，可以强调己方向第三者提供的中间产品是成批上市的通用产品，并非实施该专利的专用产品；也可以强调己方主观上没有诱导他人直接侵权的故意。相反，专利权人一方的专利代理人应当通过举证说明被指控侵权一方故意怂恿唆使第三者实施该专利；或者强调在该专利公开日（甚至在申请日）前的现有技术中并未出现过这类产品，因而被指控侵权方向第三者提供的产品是该专利的专用产品。

　　案例演示

　　例如，一项专利要求保护一种植物幼苗培育方法，其利用了一种市场上可购买到的、开有成排切口的塑料覆膜。如果被控侵权方在制造和销售这种塑料覆膜时附有产品使用说明书，指出如何用此塑料覆膜按照该专利方法来培育植物幼苗，则专利权人一方就可以此产品使用说明书为证据说明对方有怂恿、唆使他人实施该专利的故意，构成了间接侵权。相反，如果被控侵权一方在制造和销售此通用的带切口塑料覆膜时并未给出使用该塑料覆膜培育植物幼苗的任何启示，则可强调这类产品是该专利申请日前已有的通用产品，且己方在销售时并未怂恿和唆使他人实施该专利，因而未构成间接侵权。

　　对于间接侵权，被控侵权一方还可以强调间接侵权行为应当伴随着直接侵权发生，由于没有利用己方的产品来实施该专利的直接侵权行为，因而未构成间接侵权行为。需要说明的是，虽然间接侵权行为通常伴随着直接侵权行为发生，但也存在一些可以直接追究间接侵权行为的情况，如对方故意诱导、唆使的行为发生或可能发生在境外，或者属于专利法第六十三条规定的不视为侵犯专利权的行为，或者属于个人非营利目的的制造、使用专利的行为。因此专利权人一方可以强调对方故意诱导、唆使的行为属于上述三种情况之一，从而认定对方的行为仍然构成了间接侵权。

　　案例演示

　　例如，在太原重机厂诉太原电子系统工程公司和阳泉煤矿电子设备二厂侵犯该厂磁镜式直流电弧炉专利一案中，该两侵权单位制造和向台商销售了该电弧炉的专用关键部件磁镜线圈，由于台商未在中国大陆实施了该专利，而仅在台湾实施，因而无法追究该台商的直接侵权责任，此时专利权人一方的专利代理人则可按照“专利侵权判定若干问题的意见（试行）”第80条的规定，指出对方向台商提供的中间产品磁镜线圈是本专利专用的关键部件，虽然被控侵权方故意怂恿和唆使的直接侵权行为发生或可能发生在境外，其向台商提供磁镜线圈的行为仍然构成了对本专利的间接侵权。

　　(4)有关外观设计专利侵权的争辩

　　对于外观设计专利侵权，双方争辩的重点是被控侵权产品的外观设计与外观设计专利图片或照片表示出的外观设计是否相同或相近似。

　　由于在判断被控侵权产品的外观设计与外观设计专利是否相同或相近似是从整体上进行分析比较的，因此当两者的个别局部不相同和不相近似，而从整体上看是相近似时，专利权人一方应当强调两者在整体上是相近似的。

　　案例演示

　　例如，在冰糖雪耳燕窝饮料罐一案中，两者形状相同，主视图的表面图案都采用竖式布局，中间部位有一竖立的长方形用来表现产品的名称文字图形，其右下角都有一燕子图案，在整个饮料罐侧壁下方都设计有一圈云纹，因此两者构图是相同的。但是，两者燕子的图案不一样，云纹的纹样也不一样。对于这种情况，专利权人一方在争辩时首先可具体分析比较两者的图案，通过分析比较说明两者的形状相同，图案的构图相同，而仅仅局部的图案和纹样有所不同，从外观设计整体视觉上看，主要部分相同，差异部分为细小的局部，普通消费者通常难以分辩，因此应当认为两者的外观设计相近似，构成了侵权。

　　相反，如果两者各部件的形状相同或相近似，而从整体视觉来看不相同和不相近似时，被控侵权方在答辩时应当强调两者在整体上不相近似。

　　案例演示

　　例如，有一件茶几的外观设计专利，该茶几支架是由两个长圆框形和两个稍短的长圆框形的管材组装而成，借助橡胶吸盘将上、下两层几面固定在茶几支架上，两层茶几几面均为长方形，但上层几面明显大于几架，大于下层几面；而被控侵权方生产的茶几也由两个长圆框形和两个稍短的长圆框形的管材构成，其支架上、下两层几面也是长方形，但其形状、大小相等，镶在支架内。尽管这两个茶几的各部件形状均相似，但被控侵权方在争辩时应当强调其整体上不相似，因为从整体来看两者存在着明显的区别。专利产品中上层几面明显大于支架、大于下层几面，而被控侵权产品上、下几面相等，对于一般消费者来说，两者在外观的整体视觉上形成明显的区别，属于不相同和不相似的外观设计，未构成侵权。

　　此外，在比较被控侵权客体与外观设计专利两者是否相近似时不考虑产品尺寸的大小，但要考虑产品各部分之间的比例关系。因此，如果被控侵权的产品与一项外观设计专利产品相比，仅仅尺寸不一样，但基本上成比例放大或缩小，则专利权人一方在争辩时应当重点指出产品的大小不得作为两者不相同和不相近似的依据，仅仅产品大小不一样并不能摆脱侵权的命运，因为对一般消费者来说，就产品外观而言，它们仍然不会在产品的整体视觉上形成显著的区别。相反，当被控侵权产品与一项外观设计专利产品由基本相同的几个部分组成，而这几个部分的尺寸比例不一样而造成对该两外观设计在视觉上存在明显差别，例如被控侵权产品的某一图案在整体中所占比例与外观设计专利产品明显不一样，被控侵权方就可以强调两者尺寸比例不一样会对一般消费者在产品的整体视觉上形成明显的差别，因而两者既不相同又不相近似，故未构成侵权。

　　对于包含有色彩要素的外观设计专利来说，色彩属于外观设计的一部分。因此，当被控侵权一方生产的产品与一项外观设计专利形状、图案相同或相近似、而色彩明显不一样时，被控侵权方在争辩时应当强调两者色彩不一样，对一般消费者来说，在产品的整体视觉上形成明显的差别，故未构成侵权。相反，如果一项外观设计专利在简要说明中只强调两部分色彩形成强烈反差，而未指定具体色彩，在被控侵权客体中两部分色彩同样形成反差，但具有与外观设计专利中不同的具体颜色时，专利权人一方应当根据简要说明强调本外观设计的设计要点为两部分在色彩上形成强烈反差，而未指定具体色彩，所以被控侵权方的产品仍然体现了外观设计专利的色彩要求，构成了侵权。

　　由于产品的材料、内部构造和性能不得作为被控侵权客体与外观设计专利两者不相同和不相近似的依据，因此在被控侵权方产品的外观设计与外观设计专利在形状、图案和色彩上相同或相近似时，两者仅仅在材料或其内部结构有区别，或者其性能不完全相同时，专利权人一方应当指出判断外观设计专利侵权时不考虑产品的材料、内部结构及其性能的区别，只要其形状、图案、色彩相同或相近似，就构成了侵权。

　　在外观设计侵权争辩时，前面所提到的禁止反悔原则、已有技术抗辩、和间接侵权的内容同样也适用。例如，如果专利权人一方在无效宣告请求审查程序中所强调的外观设计要点中的部分内容未反映在被控侵权客体中，则被控侵权方就可利用禁止反悔原则，说明己方的产品中并未包含专利权人在无效宣告请求程序中所说明的外观设计要点的全部内容，因而两者不相近似，未构成侵权。

　　(5)有关程序或其它方面可争辩的问题

　　除了前面所述被控侵权客体是否落入专利权的保护范围之外，双方专利代理人还可就下述几个问题进行争辩。

　　对于两年诉讼时效，被控侵权方可以以己方实施侵权行为的终了之日距起诉日已经超过两年的事实提出诉讼时效抗辩，或者指出被指控侵权行为只应当推算到起诉日前两年，侵权损害赔偿数额不应当再向前推算。而专利权人一方可以通过证据说明存在诉讼时效中止（如由于不可抗力或其他障碍而无法行使请求权的）或诉讼时效中断（如被控侵权一方接到侵权警告后表示愿意和解但后来协商破裂）的情况以说明提出侵权诉讼时未超过两年诉讼时效。此外，还可以通过举证（如当侵权行为发生的时间己方一直在国外）以说明其“应当得知”侵权行为的时间应当后推，以说明提出侵权诉讼未超过时效或侵权损害赔偿金额应当更往前推算。

　　在被控侵权一方提出先用权后，双方专利代理人对先用权的争辩主要包括两个方面内容：是否满足享有先用权的条件和该先用权的规模。对于前者，主要争辩制造和使用的行为是否发生在专利权人取得的专利权的专利申请日之前；制造或使用的技术是被控侵权方自己独立完成的还是抄袭、窃取专利权人的；被控侵权方在该专利申请日之前是否已经作好了制造或者使用的准备。对于后者主要争辩享有先用权的制造或使用行为在该专利申请日前达到的规模和范围，尤其是以“已经作好制造的必要准备”推断其所能达到的生产能力和规模。

　　当被控侵权方提及专利权用尽原则时，双方专利代理人主要可以就被控侵权方使用、许诺销售或销售的产品是否经专利权人许可而制造、进口的专利产品。

　　当被控侵权方请求不承担赔偿责任时，双方专利代理人主要可以就被控侵权方在使用或销售他人产品时究竟是否知道该产品是未经专利人许可而制造、进口的专利产品。

　　以上对双方专利代理人在准备法庭辩论时可据理争辩的几个方面问题作了介绍，下面对庭审前后的其他需要注意的问题作一简单说明。

　　庭审前，除了准备庭审代理词和辩论提纲外，如果有和解愿望的，也可在此期间进行初步接触，商讨和解条件，以便利用庭审的机会双方就和解问题作进一步磋商。

　　在庭审时，双方专利代理人不仅要将经过精心准备的代理词和辩论提纲中所涉及的内容向法官论述清楚，还应当十分注意听取对方在庭审时陈述和辩论的意见，一方面针对这些意见不断调整己方所准备的辩论内容，使己方的陈述更有说服力，另一方面及时从对方的陈述中找出漏洞，从而使对方处于被动的不利处境。

　　在庭审结束时，双方专利代理人可根据庭审的情况决定是否将事先准备好的代理词提交给法庭。如果庭审的情况与己方准备的情况差别不大，就可以在庭审结束时将代理词提交给法庭。如果相差较大，可以在庭审后进行修改、补充完善后再提交给法庭。通常法庭根据庭审情况很快作出判决，因此对代理词的补充、完善工作应当尽早完成。此外，在庭审结束时，法庭也可能对双方当事人或其中一方当事人提出要求，则有关方当事人的专利代理人就应当在法院所要求的期限内给予完成。如果不按要求完成，法院所作出的判决将可能会增加对己方不利的比重。

　　如果庭审结束时，双方有和解的愿望，应当将此意向告诉法院，这样法院要等到此给定的和解期限届满后才会作出判决。

　　3. 双方专利代理人在法院作出判决后应当进行的工作

　　双方专利代理人在收到法院判决后应当尽早与委托人一起对判决作出分析。在此分析中主要考虑两个方面的问题：判决的结论是否对己方有利，判决的理由是否充分和判决内容是否正确，在此基础上与委托人确定要否提出上诉。通常只有经分析认为判决的结论对己方不利、判决的理由或判决的内容不完全正确、且有可能通过上诉朝着有利于己方的方向转化时才提出上诉。目前不少当事人有一种错误的观点，只要判决对己方不利，不论判决理由和内容是否正确均提出上诉，这样做是不妥的。因为只要判决的理由和内容正确，上诉后并不会导致结论的改变，而上诉又会牵涉双方当事人不少的精力，通常是得不偿失的。至于结论对己方有利、而判决理由和内容不完全正确时，就要让委托人作好对方有可能提出上诉的思想准备。

　　与己方委托人分析、商讨后决定要上诉的，就应当立即着手上诉状的准备，一定要在判决书送达之日起十五日（涉外当事人可宽限到三十日）内向上级人民法院提出上诉。如果在此期限内未提出上诉，则此一审判决就生效。