在与专利权人研究了应对策略、必要时对专利文件作出修改后，就应当着手撰写意见陈述书，作为对无效宣告请求书的答辩
一 撰写意见陈述书时应当注意的问题
在撰写意见陈述书时，专利权人一方的专利代理人应当注意下述几个方面。
(1)答辩重点应当针对请求书中所提出的无效宣告请求的理由说明专利文件不存在请求书中无效理由所涉及的实质性缺陷，对于答辩时已修改专利文件的，应当说明修改后的权利要求已克服了无效宣告请求理由所涉及的实质性缺陷。
若无效宣告请求涉及多个理由的，在意见陈诉书中应当针对所有无效宣告请求理由逐条进行反驳。
(2)对于有多件证据支持一个无效宣告请求理由的情况，必须对所有证据进行分析，不得有遗漏，例如对外观设计专利既以申请日前的公开出版物、又以申请日前的公开使用为证据而认定其与申请日前的外观设计相同或相近似来提出无效宣告请求的，则在意见陈述书中既要说明相对于该出版物披露的外观设计不相同、不相近似，又要说明其相对于申请日前公开使用的证据链所反映的外观设计不相同和不相近似；而对于发明和实用新型专利来说，不仅要论述权利要求相对于每项证据具有新颖性，还应当将这些证据结合起来进行分析以说明其相对于这些证据具有创造性。
(3)意见陈述书的撰写应当条理清楚、合乎逻辑，从而使意见陈述具有说服力。为此，在意见陈述书中可以引用审查指南中判断新颖性、创造性或其他有关内容的原则作为己方的论据。例如在论述一项权利要求相对于请求书中给出的多篇对比文件（其中有一篇是他人在申请日前申请、申请日后公开的中国专利申请文件或专利文件）具有新颖性、创造性时，可以按照审查指南中新颖性、创造性的判断方法进行分析：首先分别指出该权利要求与各篇对比文件的区别以说明其相对于每一篇对比文件具有新颖性；接着指出那篇他人在申请日前申请、申请日后公开的中国专利申请文件或专利文件只能用作评价新颖性的对比文件、不能用作评价创造性的对比文件；然后从其余几篇对比文件中确定一篇最接近对比文件，指出该权利要求与该最接近对比文件的区别，再指出其他对比文件未给出将体现这些区别的技术特征应用到该最接近对比文件以得到该权利要求技术方案的启示，而且体现这些区别的技术特征也不是本领域技术人员解决此技术问题的公知常识，从而说明该权利要求相对于所给出的所有对比文件和本领域技术人员的公知常识具有创造性。
(4)必要时提供反证来支持意见陈述书中的观点。通常，无效宣告程序中举证的主要责任在请求方。因为按照谁主张谁举证的原则，请求方提出了该专利不应授予专利权的主张，就应当由请求方提供支持其无效宣告请求理由的证据。但是，在实际的无效宣告程序中，为使反驳无效宣告请求理由更具有说服力，专利权人也需要提供必要的反证材料。例如，为了证明不是在先公开销售、只是鉴定前为取得必要的试验或测试数据而交付使用的情况，专利权人应当提供一份当时签订的、包含有保密要求的合作协议书或委托测试书原件或经公证的副本；为了证明实用性，专利权人一方可提供必要的试验结果来说明本专利能够产生积极的效果；为了证明充分公开，专利权人一方可提供相关现有技术资料，证明说明书中未详细描述的内容属于申请日前公众的公知常识或者从现有技术能获知的内容。
(5)对己方胜诉没有绝对把握时应当及时提出口头审理请求。按照审查指南第四部分第三章第4.4.4节对无效宣告请求合议审查方式的规定，如果合议组认为请求人提交的证据充分，而不同意被请求人的观点，只要被请求人未提出口头审理请求，合议组就可以针对请求人所请求宣告无效的范围直接作出宣告专利权全部无效或部分无效的决定。因此，作为专利权人一方的代理人，对于己方在意见陈述书中所论述的意见没有把握时，应当提出口头审理请求，以便争取向合议组当面说明意见的机会。
2. 答辩请求书的意见陈述书的主要内容和格式
专利权人对请求书的答辩应当以意见陈述书的方式提交，包括首页和意见陈述书正文两部分。首页应当采用国家知识产权局统一印制的表格（见附在本书全文之后的表九），按要求进行填写。意见陈述书的正文部分是答辩的核心，撰写好坏将直接影响无效宣告请求的审查结果，专利代理人和专利权人应当对此给予足够的重视。其内容通常可按下述格式撰写。
(1)说明该意见陈述书的答复对象
在意见陈述书正文部分首先应该说明该意见陈述书是针对哪一件无效宣告请求作出的答复。通常可采用格式句：
“本意见陈述书是针对请求人×××和×××于××××年×月×日对本专利权人的发明专利（专利号为ZL××××××××C、授权公告号CNI××××××C、申请日为××××年×月×日、公布日为××××年×月×日、授权公告日为××××年×月×日、发明名称为《××××装置》）提出的无效宣告请求书（无效案件编号为W×××××）作出的答复。”
(2)专利权人的请求
这一部分应明确写明专利权人的要求，说明专利权人希望在原授权的范围内还是在进一步作限定的保护范围内维持专利权有效。
要求全部维持专利权时，可采用这样的格式句：
“专利权人请求专利复审委员会驳回上述请求人所提出的无效宣告请求，并按授权时公告的权利要求书和说明书维持该专利权有效。”
要求部分维持专利权时，可以写成：
“专利权人考虑了请求人所提出的无效宣告请求的理由和提供的证据，对授权公告的权利要求书进行了修改，现请求专利复审委员会驳回上述请求人的无效宣告请求，并按附在本意见陈述书之后的新修改的权利要求书和授权公告时的说明书维持该专利权有效。”
(3)具体论述上述请求的理由
这一部分应针对请求人提出的无效宣告请求理由作出有说服力的答辩，其中应考虑专利复审委员会合议组可能持有的观点。
通常可先列出请求人所提出的无效宣告请求的理由和所提供的证据；接着，提出与上述无效宣告请求的理由中哪些不属于专利法实施细则第六十四条第二款规定的无效宣告请求的理由，为使合议组采信己方的主张，应当对此作出具体说明；然后，对于请求人提出的符合规定的无效宣告请求的理由，针对请求人所提供的证据分析哪些不能被采用作为该无效宣告请求理由的证据，哪些证据虽然可被采用但为何不足以支持该无效宣告请求的理由。为可靠起见，考虑到合议组有可能将己方认为不能采用的证据仍确定为可采用的证据，因而必要时应当说明即使考虑这些证据也不足以支持无效宣告请求的理由。此外，在具体分析时，不能仅分别论述每件证据不足以宣告专利权无效，而且要说明这些证据作为整体或者彼此结合起来也不足以否定该专利。
如果答辩时已修改权利要求书，则应当首先说明这些权利要求的修改方式，例如修改后的独立权利要求是由哪一从属权利要求改写而成或哪些从属权利要求合并而成，并具体说明这样的修改满足审查指南第四部分第三章第4.6节的规定。然后，重点论述修改后的权利要求相对于请求人所提供的证据已消除了无效宣告请求理由所涉及的实质性缺陷，说明该修改后的权利要求为什么可被维持专利权，并将新修改的专利文件作为意见陈述书的附件。
当专利权人对意见陈述书中论述的理由没有把握时，可在意见陈述书的结尾部分，提出口头审理请求，以便当面与请求人辩论和向合议组阐明观点。
3. 目前专利权人答辩请求书时存在的主要问题
如前所述，对请求书的答复撰写得好，不仅可以达到维持专利权的目的，而且有可能加快无效宣告请求的审查程序。相反，撰写得不好，尤其是专利文件的修改不妥将会影响专利权的保护范围，甚至会使本来有可能维持的专利权被无效掉。目前在答复无效宣告请求书的意见陈述书中常见的问题主要有下述几种。
(1)答复意见仅局限于反驳请求人的观点。
由于我国刚实施专利制度不久，许多请求人、甚至专利代理人尚缺乏足够的经验，因此在无效宣告请求时虽然提供了一些有力的证据，但在具体论述时说理不清，未抓住要害。此时，专利复审委员会仍有可能会依据无效请求人提供的证据进行分析，若由这些证据能得出请求人提出的无效理由成立，就会作出不利于专利权人的无效宣告请求审查决定。因此，专利代理人在对无效宣告请求作出答复时不能仅停留在对请求人观点的反驳上，还必须考虑合议组根据这些证据会得出什么结论，从而决定要否修改权利要求书。
(2)对无效宣告请求理由的反驳缺乏说服力。
这方面存在的问题主要在于仅按照感性认识来说明问题，而未以专利法及其实施细则、尤其是审查指南中的规定为依据作出反驳。例如在一件无效宣告请求案，请求方以出版物上所披露的生产模具来否定用该模具制得的产品专利，专利权人在意见陈述书中仅指出两者所保护的主题名称不一样，分类号在不同的大类，从而就认为该产品相对于该模具具有新颖性和创造性，而不是按照审查指南有关创造性的规定进行分析。按照审查指南规定，两者技术领域相关，仍可成为最接近的对比文件，应当在意见陈述中重点分析由该模具最多只能推知该产品的外形结构，而不能得知权利要求技术方案中有关其内部结构的技术特征，因而仅仅依据该产品的模具并不能推知带有该内部结构特征的产品，且这些内部结构是本发明的关键，不属于本领域技术人员的公知常识，从而说明本领域技术人员根据该产品的模具并不能得知该权利要求的技术方案，以证明该产品相对于该模具具有创造性。
(3)应当修改专利文件而未及时作出修改。
部分实用新型专利的技术方案相对于现有技术来说具有新颖性和创造性，但其权利要求撰写不当，独立权利要求保护范围过宽，而从属权利要求又将一个具体的技术方案的技术特征分散写入几个引用该独立权利要求的从属权利要求。这样，当提出无效宣告请求时，独立权利要求可能因缺乏新颖性而被无效掉。此时，专利权人应及时修改权利要求书，将这几个从属权利要求合并改写成一个新的独立权利要求，以构成一个完整的具体技术方案。仅在意见陈述书中论述具有新颖性、创造性的理由显然是不够的。
(4)未提供必要的证据。
尽管无效宣告程序中举证责任在请求人，但专利权人在否认请求方证据所证明的事实或者对该事实作澄清性说明时，通常需要举出反证材料，以此来支持己方的观点，例如申请日前产品在一定保密范围内的试用就需要附具证明材料。目前有的专利权人在意见陈述书中仅给出结论性的说明，而未提供相应的证明材料，显然是不能说服合议组的。
(5)意见陈述书中的论述顾此失彼以致使己方处于被动。
在意见陈述书论述具体理由时应当全面考虑，决不要为强调某一个问题而带来其它更严重的问题。有一件无效宣告请求案，请求人以其一件在先专利作为抵触申请来否定专利权人的在后专利，事实上两者技术方案并不完全相同，因而并不能破坏在后专利的新颖性。但专利权人一方的专利代理人却在意见陈述书中根据专利权人的意见说明双方曾共同研究开发此项目，后因意见分岐而分开研究，虽然请求方的专利申请比较早，但己方的研究成果更早，提供了日期早于请求方专利申请日的销售发票来给予证明，并强调该发票销售的产品就是己方的专利产品，因此是请求方的专利剽窃了己方的研究成果，而不能作为抵触申请来否定己方专利的新颖性。根据专利权人的意见陈述，专利复审委员会合议组认定其在先销售已否定了该专利的新颖性，作出了宣告专利权无效的审查决定。事后，专利权人又找合议组声明，该在先销售的产品是早期产品，与专利不完全一样，要求合议组重作决定，这显然是不可能的。该案例充分说明了在陈述意见时一定要全面考虑，由于禁止反悔原则的约束，自己所陈述的对己方不利的内容会给己方带来十分不利的影响。同样，对于侵权反诉的无效宣告请求案来说，专利权人在答复意见陈述书还应该考虑到侵权诉讼，因为按照禁止反悔原则在无效宣告程序中陈述的意见同样会成为侵权诉讼程中判定是否侵权的依据。
4. 意见陈述书的提交
在完成意见陈述书的撰写后，必要时连同修改的专利文件一起提交给专利复审委员会。
需要强调的是，审查指南第四部分第三章第3.7节规定，对请求书的指定答复期限为一个月，而根据
专利法实施细则第七十条的规定，在无效宣告请求审查程序中，专利复审委员会指定的期限不得延长，因此专利权人一方的专利代理人必须在自收到专利复审委员会发出的“无效宣告请求受理通知书”以及转送的“无效宣告请求书”和有关文件副本之日起一个月内提交上述意见陈述书。若逾期未作答复，按照审查指南第四部分第三章第4.4.1节的规定，视为专利权人已得知无效宣告请求书中所涉及的事实、理由和所附的证据，并且未提出反对意见，这样就会给专利权人带来十分不利的影响。
按照审查指南第四部分第三章第4.4.1节的规定，上述意见陈述书以及所附的反证材料应当一式两份。